Promega GmbH - Pressemitteilungen

Patentsituation bei der Taq DNA-Polymerase

(1) 30.05.2001: Roche verliert wichtiges Europäisches Biotech-Patent: Kein Patentschutz für TAQ in Europa, USA und Australien!

(2)  7.12.1999 (USA): Gericht entscheidet, dass das Roche Taq Patent auf betrügerische Art und Weise erworben wurde (Mögliche Auswirkungen)

(3)  24.02.2000 (USA): U.S. Gericht fällt Urteil gegen Roche wegen Betrug beim Erwerb des Taq Patents 

(4) Januar 2002: Zusammenfassung der Entscheidungsgründe, die das Europäische Patentamt gemäß Artikel 102(1), (3) zum Widerruf veranlasst haben.

(5) April 2002: Presseinformation von Roche zu PCR Patenten in Europa

(6) NEW SCIENTIST 01. April 2003: Court confirms fudged science behind Roche PCR patent, but fight for enzyme rights is not over. 

(7)  24. Mai 2004: USA: Roche's Taq-Patent wegen rechtswidrigen Verhaltens für nichtig erklärt
Rechtmäßigkeit von PCR-Patenten in Frage gestellt

(1)

Roche verliert wichtiges Europäisches Biotech-Patent

Kein Patentschutz für TAQ in Europa, USA und Australien

MADISON, WISCONSIN (30. Mai 2001) Am 30. Mai hat das Europäische Patentamt (EPA) in München ein wichtiges Europäisches Biotech-Patent des Pharmagiganten Hoffmann-LaRoche widerrufen. Das Patent umfasst wichtige Komponenten für die DNA-Analyse mittels PCR, ein Verfahren, das heutzutage hinter nahezu jedem wichtigen medizinischen Fortschritt steht. Die Entscheidung des EPA, das Patent zu widerrufen, deckt sich mit Entscheidungen in anderen Ländern bezüglich ähnlicher Patente, z.B. der 1999 ergangenen Entscheidung eines US-Gerichts, die das '818 Taq Patent als nicht durchsetzbar wegen Fraud (unrichtige Aussagen vor dem US-Patentamt im Erteilungsverfahren) befand.

Aufgrund der vorgebrachten Beweismittel widerrief das EPA das Patent EP-0 258 017 B1 wegen fehlender Patentfähigkeit, da der darin geschützte Gegenstand nicht neu bzw. durch den Stand der Technik nahegelegt war. Das Patent umfasst eine Reihe wichtiger Enzyme, einschliesslich nativer und rekombinant hergestellter Formen der Taq DNA-Polymerase, die bei der Polymerase Chain Reaction (PCR) und Gensequenzierung eingesetzt wird. Promega Corporation, zusammen mit Becton Dickinson, New England BioLabs und Bioline, brachte überzeugende Beweismittel vor, die zeigen, dass andere als erste Taq DNA Polymerase aufgereinigt haben und die rekombinant hergestellte Taq Gensequenz   durch den Stand der Technik nahegelegt war. Ferner stellen die im vorliegenden Fall vorgebrachten Tatsachen die Validität eines weiteren, rekombinant hergestellte Taq DNA Polymerase betreffenden Europäischen Patents von Roche in Frage.

Promega's Präsident und Vorstandsvorsitzender William Linton, der in dieser Entscheidung einen Sieg der Wissenschaft sieht, kommentiert: "Diese Entscheidung bestätigt ein weiteres Mal das, was Promega und viele andere Institute und Wissenschaftler seit langem glauben, nämlich dass die Taq-Patente niemals hätten erteilt werden dürfen. Weltweit werden Wissenschaftler weiterhin Zugang haben zu hochwertigen, für ihre Arbeit und schlussendlich unsere Lebensqualität wichtigen Reagenzien."

Eine schriftliche formelle Entscheidung des EPA wird in Kürze ergehen. Neben der Entscheidung des US-Gerichts bzgl. Fraud, erkannte das Australische Patentamt in 1997 Ansprüche, die auf Taq DNA Polymerase gerichtet waren, als Im Lichte des Standes der Technik invalide an.

Promega Corporation ist ein weltweit agierender Marktführer für innovative Lösungen und technische Unterstützung der Life Science Industrie. Die 1200 Produkte der Firma erlauben es Wissenschaftlern weltweit, den Kenntnisstand auf den Gebieten Genomics, Proteomics, Zellanalyse, molekularer Diagnostik, Wirkstoffforschung und Human Identification- Anwendungen zu verbessern. Die Firma, deren Firmenhauptsitz sich in Madison, Wisconsin befindet, wurde 1978 gegründet. Die jährlichen Umsätze übersteigen US$ 100 Millionen. Für weitere Informationen zu Promega, besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.promega.com oder rufen Sie uns an: Tel.: +171-7442860

(2)

GERICHT ENTSCHEIDET, DASS DAS ROCHE TAQ PATENT AUF BETRÜGERISCHE ART UND WEISE ERWORBEN WURDE – Verbleibende Taq- und PCR-Patente könnten weltweit fallen

MADISON, WISCONSIN, USA (7.12.1999) – Ein Bundesgericht hat heute entschieden, daß ein biotechnologisches Schlüsselpatent im Besitz Hoffmann-La Roches mittels Betrug gegenüber dem US-Patent- und Markenamt erworben worden war. Schätzungsweise beläuft sich der weltweite Markt für den Verkauf von Taq alleine gegenwärtig auf nahezu $200 Millionen pro Jahr.

In den Entscheidungsgründen kam Richter Vaughn Walker aus dem nördlichen Bezirk Kalifornien in San Francisco zu dem Schluß, daß die ursprüngliche Patentinhaberin, die Cetus Corporation, das Patent auf betrügerische Art und Weise erworben habe. Das Gericht hat in acht verschiedenen Punkten befunden, daß die Patentinhaberin während des Erteilungsverfahrens vorsätzlich wichtige Informationen zurückgehalten und wesentliche Fakten verzerrt habe.

Das Patent, von dem die Rede ist – das '818-Patent, betrifft ein Enzym, nämlich die Taq DNA Polymerase, welche eine entscheidende Komponente in so wichtigen biotechnologischen Prozessen wie der Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) und der Gensequenzierung darstellt. So spielt die PCR eine Schlüsselrolle bei der Identifizierung und Analyse von Genen, und Wissenschaftler in aller Welt nutzen in ihrem Bemühen, Krankheiten zu verhindern bzw. zu heilen, beide Prozesse extensiv.

Mit der Entscheidung des Gerichts ist das Patent nicht mehr durchsetzbar und die Bühne für eine Feststellung der fehlenden Durchsetzbarkeit aller verwandten Taq- und PCR-Patente bereitet. Dies stellt einen entscheidenden Schlag für Hoffmann-LaRoche dar, da deren gesamtes Taq- und PCR-Patentportfolio in Gefahr gebracht wird. Darüber hinaus wird die gegenwärtige PCR-Lizenzierungsstrategie sowohl von Roche als auch von Roches Lizenzierungspartner, Perkin-Elmer, unterminiert. Beide bauen zu einem erheblichen Maße auf den Verkauf der lizensierten Taq und auf die damit verbundenen Lizenzeinnahmen.

Die Entscheidung des Gerichts basiert auf umfänglichen Zeugenaussagen sowie auf Beweismaterial, das von der Promega Corporation mit Sitz in Madison, Wisconsin (USA) während eines vierwöchigen Prozesses im Februar 1999 vorgelegt worden war. Der Präsident und Vorstandsvorsitzende von Promega, William Linton, begrüßte die Entscheidung als einen Sieg für die Forschung und Wissenschaft und stellte dazu fest: "Die Entscheidung stellt einen wichtigen Sieg dar, besonders für die Wissenschaftler. Das Gericht hat die Bedeutung der Aufrichtigkeit und der Integrität von Forschern und Firmen im Zusammenhang mit der Erlangung von Patenten bestätigt. Des weiteren werden mit der Entscheidung auch die grundlegenden Entdeckungen von Professor John Trela (1976) und Dr. Kaledin (1980) gewürdigt, die als erste die Isolierung und Aufreinigung dieses Schlüsselenzyms in der wissenschaftlichen Literatur veröffentlicht hatten."

Das Gericht hat befunden, daß die Beweise für den Betrug in diesem Fall überwältigend seien. Dr. Randall Dimond, Technischer Vorstand von Promega, stellte fest: "Wir sind erfreut darüber, daß das Gericht für rechtsgültig erklärt hat, was Forscher in aller Welt seit Jahren geglaubt haben: nämlich daß Taq erstmals von anderen aufgereinigt worden war und daß Cetus dem US Patent- und Markenamt gegenüber Tatsachen verfälscht haben muß, um das Patent zu erhalten. Bald nachdem Roche Promega im Jahre 1992 verklagt hatte, haben wir Beweismaterial für betrügerische Handlungen von Cetus im Zusammenhang mit der Erteilung des Taq-Patents in den USA aufgedeckt und sofort die oberen Etagen bei Roche davon in Kenntnis gesetzt. Leider hat Roche den Weg gewählt, den Betrug zu ignorieren und statt dessen das Täuschungsmanöver durch den Erwerb äquivalenter Patente auch in anderen Ländern fortzusetzen. Die Entscheidung des Gerichts setzt diesen Täuschungen und den riesigen Gewinnen, die auf der Grundlage dieser Täuschung und auf Kosten der Forschung und Wissenschaft in aller Welt eingefahren wurden, nun endlich ein Ende."

James Troupis von der Kanzlei Michael Best & Friedrich LLP, seines Zeichens führender Anwalt von Promega, stellt fest, daß Betrugsfälle diesen Umfangs und dieser Größe selten vorkämen. "Das US-Patentsystem erteilt Patentinhabern Monopole im Austausch gegen absolute Aufrichtigkeit und Transparenz. Schreiende Mißachtung dieser Pflicht zur Aufrichtigkeit, wie sie im vorliegenden Fall vorgekommen ist, muß aufgedeckt und beendet werden, um die Lebensfähigkeit des gegenwärtigen Patentsystems zu erhalten."

Abgesehen von den finanziellen Auswirkungen verlorengegangener Verkaufs- und Lizenzeinnahmen muß Roche nun auch mit Schadensersatzzahlungen sowie anderen Sanktionen rechnen.

Der vollständige Wortlaut der Entscheidung von Richter Walker sowie umfängliche Informationen über den Fall können auf der Homepage von Promega abgerufen werden.

(3)

Zusätzliche Termine für Anhörungen über weitere Rechtsmittel und zur Debatte stehender Punkte.

MADISON, WISCONSIN, U.S. – Bei einer heutigen Anhörung in San Francisco fällte U.S.-Bezirksrichter Vaughn Walker das Urteil gegen Hoffmann-La Roche. Das Urteil gründet sich auf seine Entscheidung vom 7.Dezember 1999, dass Roche bei dem Erwerb des 818-Taq-Patents in acht Punkten Betrug begangen hatte.

Das Gericht entsprach der Bitte von Roche nach einer sofortigen Überprüfung des Urteils durch das bundesstaatliche Bezirksberufungsgericht. "Promega sieht der erneuten Prüfung gelassen entgegen," meinte Bill Linton, Promegas Generaldirektor, "und wir gehen davon aus, dass das Berufungsgericht Richter Walkers Entscheidung vom 7. Dezember sowie das Urteil, dass keine Ansprüche mehr auf das 818-Taq-Patent geltend gemacht werden können, bestätigen wird."

Darüber hinaus deutete Richter Walker an, dass er einen Friedensrichter oder einen Sachverständigen bemühen wird, der das Ausmaß und die Schwere des Vergehens von Roche seit Beginn der Prozessverhandlungen klären soll. Promega legte dem Gericht eindeutige Beweise vor, dass Roche in den ersten fünf Jahren des Rechtsstreits dem Gericht absichtlich zahlreiche wichtige Dokumente vorenthalten hatte.

Richter Walker legte einen Termin für eine weitere Anhörung am 28. Mai 2000 fest. Damit entsprach er dem Wunsch Promegas nach weiteren Rechtsmitteln gegenüber Roches unrechtmäßigem Verhalten. Da das Gericht entschieden hat, dass alle Ansprüche auf das ´818-Taq-Patent unwirksam sind, wird Promega Richter Walker ersuchen, weitere Rechtsmittel in die Wege zu leiten. Das könnte dazu führen, dass Patente auf verwandte Enzyme und auf die PCR gleichermaßen fallen werden. In diesem Sinne hat Richter Walker bereits einen Verhandlungstermin für den 15.Oktober 2001 anberaumt. An diesem Termin soll die Rechtswirksamkeit der PCR-Patente und noch ungeklärter verwandter Angelegenheiten dieses Falls festgelegt werden.

Ausführliche Informationen über den Fall finden Sie auf der Homepage von Promega (www.promega.com, Patent News)

(4)

Zusammenfassung der Entscheidungsgründe

Anspruch 1 des erteilten Patents EP-O-258017 lautet wie folgt:

Ein thermostabiles Enzym mit DNA-Polymerase-Aktivität, das die Kombinierung von Nukleosidtriphosphaten zur Bildung eines Nukleinsäurestranges, der komplementär zu einem anderen Nukleinsäurestrang ist; katalysiert; das anhand seines Wanderungsverhaltens in der SDS-PAGE im Vergleich mit den Markerproteinen Phosphorylase B (92500), Ovalbumin (45000), Carboanhydrase (31000), Soja-Trypsininhibitor (21500) und Lysozym (14400) ein Molekulargewicht von 86000 bis 90000 aufweist.

(I) Das Patent EP-O-258017 erfüllt nicht Artikel 123(2) EPÜ

Gemäß Art. 123(2) dürfen eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Der Patentantrag war in der ursprünglichen Fassung nicht nur auf die Taq Polymerase beschränkt, sondern bezog sich auf alle thermostabile Polymerasen im angegebenen Molekulargewichtsbereich. Der Molekulargewichtsbereich musste jedoch nachträglich nach oben korrigiert werden. Damit traf der geschützte Molekulargewichtsbereich nur noch auf die Taq Polymerase zu. Eine Verschiebung für alle thermostabilen Polymerasen konnte daraus nicht abgeleitet werden. Daher hielt die Einspruchsabteilung die Ansprüche 1 (natives Enzym) und 26 (rekombinantes Enzym) gemäß Artikel 123(2) für unzulässig.

(II) Beurteilung der Hilfsanträge

A. Hilfsantrag 1 (Streichung der Markerproteine) erfüllt nicht Artikel 123(3) EPÜ

Art. 123(3) verbietet im Einspruchsverfahren Änderungen der erteilten Patentansprüche, die den Schutzbereich des europäischen Patents erweitern.Der Schutzbereich in der ursprünglichen Fassung umfasst thermostabile Polymerasen mit einem Molekulargewicht von 94 kDa. Ohne den Bezug auf die Markerproteine verschiebt sich der Schutzbereich auf thermostabile Polymerasen mit einem Molekulargewicht von 86-90kDa.

Daher verletzen die Änderungen, die in Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags eingeführt werden, den Artikel 123(3) EPÜ.

B. Hilfsantrag 2 der Patentinhaberin (Beschränkung der Ansprüche auf die Taq Polymerase)

a. Anspruch 1 des 2.Hilfsantrags erfüllt nicht die Bedingungen von Artikel 54 EPÜ (Neuheit)

Nach Artikel 54 (1) EPÜ gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Im Laufe des Verfahrens wurde jedoch nachgewiesen, dass es bereits 1972, also lange vor Anmeldung des angefochtenen Patents, D.B. Edgar (Dissertation) gelang, Taq Polymerase aus Thermus aquaticus zu isolieren (siehe auch Chien A, Edgar DB und Trela JM, J.Bacteriol., 1976, 127, S.1550). Edgars Verfahren konnte in separaten Wiederholungsexperimenten nachvollzogen werden. Die Einspruchsabteilung kam zu dem Schluss, dass das Edgar-Protokoll eine nacharbeitbare Offenbarung enthält, und dass vollständige Taq Polymerase, die unter den Schutzbereich fällt, erhalten wurde.

b. Anspruch 26 des 2.Hilfsantrags erfüllt nicht die Bedingungen von Artikel 54 EPÜ

Anspruch 26 schützt die rekombinante, also in E.coli produzierte, Taq Polymerase. Im Verfahren wurden Beweise erbracht, dass die Firma New England Biolabs (NEB) bereits vor dem 2.Prioritätsdatum, an dem die rekombinante Taq Polymerase angemeldet wurde, ein natives Enzym zum Verkauf anbot, das alle Eigenschaften des in Anspruch 26 geschützten Enzyms aufwies. Als Kriterium für die Gleichheit wurde die Abwesenheit kontaminierender, thermostabiler Nukleasen herangezogen. Dieses Kriterium erachtete man für ein rekombinantes Enzym als selbstverständlich, und meint für ein natives Enzym „geeignet für die PCR“. Das in Anspruch 26 beanspruchte Enzym war daher ebenfalls nicht neu.

Damit erfüllte der 2. Hilfsantrag die Anforderungen von Artikel 54 (Neuheit) EPÜ nicht.

C. Hilfsantrag 3 der Patentinhaberin (Aufnahme der Eigenschaft „frei von kontaminierenden thermostabilen Nukleasen“ in Anspruch 1)

a. Hilfsantrag 3 erfüllt nicht die Bedingungen von Artikel 87 EPÜ

Der Artikel 87 EPÜ bestimmt, dass das Europäische Patent und die beanspruchte Priorität sich auf die selbe Erfindung beziehen müssen. Durch die Aufnahme der Eigenschaft „frei von kontaminierenden thermostabilen Nukleasen“ in Anspruch 1 deckt der Anspruch jetzt auch rekombinant hergestellte Enzyme ab (siehe Hilfsantrag 2). Jedoch sagt das 1. Prioritätsdokument überhaupt nichts über die rekombinante Herstellung der Taq Polymerase aus.

b. Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags erfüllt die Bedingungen von Artikel 54 EPÜ (Neuheit)

Nach Erachten der Einspruchsabteilung ist von den Opponenten nicht ausreichend nachgewiesen worden, dass in der Edgar-Präparation der Taq Polymerase (siehe Hilfsantrag 2) nach Aufreinigung vom Bakterienstamm Thermus aquaticus keine Nukleasen mehr vorhanden waren. Die zusätzliche Bedeutung von „nukleasefrei“ – „geeignet für PCR“ – ist hierbei irrelevant, da die PCR noch nicht erfunden war, als Edgar die Taq Polymerase isolierte. Aus diesem Grund gilt das in Anspruch 1 beanspruchte Enzym mit dem Zusatz „frei von kontaminierenden thermostabilen Nukleasen“ als neu.

c. Anspruch 26 des 3.Hilfsantrags erfüllt nicht die Bedingungen von Artikel 54 EPÜ

Hier gelten die unter B.b. zusammengefassten Entscheidungsgründe.

D. Hilfsantrag 4 der Patentinhaberin (Aufnahme des Wortes „nativ“ in die Ansprüche)

a. Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags erfüllt die Bedingungen von Artikel 54 EPÜ (Neuheit) und von Artikel 83 (Ausreichende Offenbarung)

Die Aufnahme des Wortes „nativ“ in Anspruch 1 ist geeignet, um Neuheit festzustellen, weil der Definition „frei von kontaminierenden thermostabilen Nukleasen“ in Bezug auf das native Enzym die Bedeutung „geeignet für PCR“ zugewiesen wurde. Stand der Technik ist die Edgar-Präparation, die, wie erörtert, kein nukleasefreies Enzym liefert, welches nachweislich für die PCR geeignet ist. Daher erfüllt Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags die Anforderungen für Neuheit. Obwohl die Opponenten bewiesen, dass das im Patent präparierte native Enzym nicht nukleasefrei ist, hegten sie dennoch keine Zweifel über seine Eignung für die PCR. Daher ist nach der Definitionsbedeutung von „nukleasefrei“ das Patent ausreichend offenbart.

b. Die Ansprüche des 4.Hilfsantrags erfüllen nicht die Bedingungen von Artikel 56 EPÜ (erfinderische Tätigkeit)

Nach Artikel 56 EPÜ gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Nach oben genannter Definition schützen die Ansprüche 1-5 ein thermostabiles Enzym, das für die PCR geeignet ist, weil es nicht mit Nukleasen, welche die PCR-Reaktion stören könnten, kontaminiert ist. Die Einspruchsabteilung ist der Auffassung, ein Fachmann würde stets versuchen, die Enzympräparation weiter von kontaminierenden Nukleasen aufzureinigen, wenn beabsichtigt ist, ein Enzym, das für die PCR geeignet ist, herzustellen. Nur war die PCR zum Zeitpunkt, als Edgar die Taq Polymerase isolierte, noch gar nicht erfunden. Nach dem Stand der Technik gab es aber bereits vor Einreichungsdatum klare Anleitungen für weitere Aufreinigungsverfahren. Daher fehlt den Ansprüchen 1-5 erfinderische Tätigkeit.

Die Ansprüche 6-21 beziehen sich auf die DNA-Sequenz, die für die Polymerase kodieren. Unter Verwendung des NEB-Enzyms (siehe B.b.) als Ausgangsmaterial für die Klonierung konnte ein Fachmann jedoch ohne weiteres die DNA-Sequenz erhalten. Das NEB-Enzym war rein genug, so die Ansicht der Einspruchsabteilung, einen Fachmann in die Lage zu versetzen, im Gel die Bande nachzuweisen, die der Polymeraseaktivität entspricht und das isolierte Protein für die Herstellung von DNA-Sonden anzusequenzieren. Daher enthalten die Ansprüche 6-21 keine erfinderische Tätigkeit.

Die Verwendung nicht-ionischer Detergenzien (z.B. Triton-X100) für die Enzymlagerung, wie sie von der Patentinhaberin in den Ansprüchen 22-30 beansprucht wird, war für den Fachmann bereits im Stand der Technik naheliegend, obwohl Edgar andere Substanzen zur Stabilisierung verwendet hatte.

Ansprüche 31 und 32 richten sich auf die Verwendung des Enzyms für die PCR. Die Einspruchsabteilung sieht in der Veröffentlichung von R.Lewin („Amplifying DNA by the magic of numbers“, Science 1986, 233, S. 159) einen klaren Hinweis auf die Verwendung eines thermostabilen Enzyms in der PCR-Reaktion.

Das Patent EP-O-258017 wurde daher gemäß Artikel 102(1) EPÜ wiederrufen, da keiner der Ansprüche die Anforderungen des EPÜ erfüllt.

(5)

Mannheim, 06.05.02

Seit dem 30.05.01, als Roche den Patentschutz für die Taq-Polymerase (0 258 017)  in Europa verliert, hält die Promega GmbH ihre Kunden und Partner über Entwicklungen im Umfeld informiert (s.a. Informationsmappe „Nun entscheiden Sie, welche DNA-Polymerase Sie einsetzen!! 

Darin informiert Roche über die Aufrechterhaltung von zwei PCR-Basis-Patenten (0 201 184 sowie 0 200 362) vor dem Europäischen Patentamt.

Promega zählt nicht zur Opposition, die beim EPA Einspruch gegen diese Patente eingelegt hatte. Roches Hinweis auf Patentstreitigkeiten mit Promega ist in diesem Zusammenhang deshalb auch sachlich wenig hilfreich.

Erstens sind diese PCR-Basis-Patente separat von den Taq-Patenten zu sehen, wie wir bereits sorgfältig vor einem Jahr erläutert haben. 

Zweitens wird auf eine Verhandlung in den USA hingewiesen, die mit dem rechtlichen Hintergrund in Europa nichts zu tun hat.  So ist es folgerichtig, daß dieser Seitenhieb auf Promega in den  Internetmitteilungen von Roche nicht (mehr) enthalten ist 

Zweifellos hat das Europäische Patentamt erneut, wie bei der Entscheidung zur Taq-Polymerase vor einem Jahr, eine sehr sorgfältig vorbereitete Entscheidung getroffen. Diese Entscheidung hat allerdings keinerlei Relevanz für Promega in Europa oder für Kunden, die Taq-Polymerase von Promega beziehen; die Rechtssituation bleibt exakt so, wie wir sie vor einem Jahr beschrieben haben. Ferner laufen die entsprechenden PCR-Basis-Patente ohnehin in wenigen Jahren aus.

(6)

NEW SCIENTIST 01. April 2003: 

Promega wins Taq patent round.Court confirms fudged science behind Roche PCR patent, but fight for enzyme rights is not over. 

By Peg Brickley

A long-awaited decision on rights to the DNA-copying enzyme Taq polymerase was issued yesterday by a split federal appellate panel that handed an uncertain victory to Promega Corp.

The case, which has rolled around in the courts for more than ten years, could at some point hit many molecular biologists in the budget. Taq polymerase is crucial to polymerase chain reaction (PCR) technology, which allows quick DNA replication. Promega has succeeded in holding claims for royalties from Swiss giant Roche Corp. at bay while target="_blank">this case worked through the courts.

Should Roche prevail, prices for the widely used enzyme are likely to rise.

For now, the case is headed back to a federal court in California. The appellate court wants trial Judge Vaughn Walker of the US District Court, Northern California, to take another look at the 1999 ruling in which he found that scientists cheated to land the US patent on the use of Thermus aquaticus, or "Taq," polymerase, for PCR.

Like Walker, the appellate court found a brand of fraud called "inequitable conduct" in Cetus Corp.'s effort to land the patent it later sold to Roche. Promega says Cetus scientists knew they did not have a novel compound when they won patent protection for Taq PCR, but hid the flaws in the scientific underpinnings of the patent. 

It is now up to Walker to determine whether the fraud was serious enough to strip Roche of rights to enforce the patent against Promega. Researchers get a PCR license either directly, or by buying an enzyme from a supplier who has licensed the technology for that use. Promega had a license from Cetus for non-PCR use of Taq, but challenged Roche's right to enforce the patent when Roche sued over PCR-related sales.

In the early years of the case, Roche said 200 scientists who had published research using Promega's Taq were patent infringers. After Walker's first ruling, back in 1999, other firms began selling unlicensed Taq polymerase, as well.

Promega said yesterday's ruling was good news, and that the appellate panel had affirmed the trial court's 1999 finding. "We are pleased with the finding by the court of appeals," said a Promega spokesman. "The case will now be remanded to the trial court for a determination of remedies and sanctions."

But others think that Walker could upset his earlier ruling, and allow Roche to collect royalties from Promega for selling Taq to researchers not licensed to use it for PCR.

"The majority of the appellate court found inequitable conduct, but they did not think the trial judge's supporting analysis was sufficiently clear. They remanded it and if he cleans up his reasoning, they may invalidate the patent," said Thomas Saunders, a Boston life sciences patent lawyer who reviewed the decision.

The legal uncertainty hanging over the US patent has spilled over into a fight in Australia, where the patent court allowed Roche to amend its patent application to get rid of the science that the American court had found problematic.

Federal appellate Judge Pauline Newman dissented, and insisted the science was valid. "This case illustrates the ease of opportunistic challenge to the conduct of experimental science in the patent context," Newman wrote. "My colleagues have distorted the patent process, and the science it supports, into a game of high stakes hindsight that few patents can survive." 

Roche Molecular Systems, the Pleasanton, Calif.-based firm responsible for Taq licensing in the US, was unable to comment on the ruling by deadline. 

(7)

USA: Roche's Taq-Patent wegen rechtswidrigen Verhaltens für nichtig erklärt
Rechtmäßigkeit von PCR-Patenten in Frage gestellt

Madison (WI/USA)/Mannheim, 24. Mai 2004 - Gegen Ende eines über 10 Jahre währenden Rechtsstreits hat der kalifornische Gerichtshof das Patent '818 zur Taq DNA-Polymerase aufgrund rechtswidrigen Verhaltens für nichtig erklärt. Weitere vier Ansprüche Roche's wegen angeblicher Vertragsverstöße Promega's hat das Gericht ebenfalls abgewiesen und, bevor Entscheidungen zur Nichtigkeit von PCR-Patenten gefällt werden können, weiteres Beweismaterial verlangt.

Der Richter wirft Roche vor, das US-amerikanische Patent- und Markenschutzamt insgesamt sechsfach vorsätzlich falsch informiert zu haben, um sich die Rechte an Taq zu sichern. Dies beinhalte auch die Falschdarstellung von Daten und Laborversuchen. Nach Auffassung des Gerichts wurden im Patentantrag wesentliche Angaben verfälscht und somit die Behörden mit Absicht getäuscht. Im richterlichen Beschluss wurde daher das Verhalten des Antragstellers Roche für rechtswidrig erklärt und sein Patentanspruch abgelehnt. Alle Ansprüche von Roche hinsichtlich des Taq-Patents wurden abgewiesen, damit entschied das Gericht auf Uneinklagbarkeit gegenüber Promega sowie Universitäten und Forschungsinstituten, die Taq für ihre Untersuchungen und klinisch diagnostischen Tests nutzen.

Darüber hinaus wurde beschieden, dass "das rechtswidrige Verhalten im Streit um das Patent '818 in unmittelbarem Zusammenhang" mit der von Promega gehaltenen Lizenz zur Taq DNA-Polymerase stehe. Vor diesem Hintergrund lehnte das Gericht auch alle vier Argumentationswege Roche's gegen Promega wegen angeblichen Vertragsbruchs ab.

"Diese Entscheidung schützt die Integrität wissenschaftlicher Innovation", so Dr. Randall Dimond, Vice President und Chief Technical Officer von Promega. "Mehr als 10 Jahre juristischer Auseinandersetzungen konnten nicht darüber hinweg täuschen, dass ein Antragsteller das US-Patentamt vorsätzlich falsch informiert hat, um ein wirtschaftliches Monopol zu erlangen. Diese Entscheidung ist unmiss-verständlich und endgültig. Sie geht weit über eine reine Entlastung von Promega hinaus und belegt, dass Wissenschaftler beim Kauf von Taq mit unangemessen hohen Lizenzkosten belastet wurden."

Im Fall der in diesem Verfahren mitangesprochenen PCR-Patente zeigte sich das Gericht verwundert "über die offensichtlich widersprüchlichen Angaben, die Roche gegenüber dem Patentamt gemacht hat", um die Patente zu schützen. Der Aufforderung des Gerichts an Promega, noch weitere Beweise für die Uneinklagbarkeit der PCR-Patente zu erbringen, werde Promega in jedem Falle nachkommen, bestätigte Dimond.

Dieser Rechtsstreit hatte 1992 begonnen, als Roche Promega erstmals einen Verstoß gegen das Taq-Patent vorgeworfen hatte. Promega legte daraufhin selbst Einspruch gegen die Gültigkeit und Rechtmäßigkeit des Roche-Patents ein. 1999 wurde die Klage von einem US-Gericht zu Gunsten von Promega entschieden, da Roche das US-Patent- und Markenschutzamt getäuscht habe, um eine Monopolstellung zu erringen. Roche legte daraufhin Widerspruch am Berufungsgericht ein, welches das Urteil jedoch bestätigte.

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Zusatzinformationen, einschließlich des Entscheidungstextes des Gerichtes, sind auch über die Homepage von Promega verfügbar:
https://www.promega.com/pressrelease/default.htm